談美國現行專利標的適格性判準之爭議

導讀
美國下級法院法官直言批判,美國最高法院(the Supreme Court of the United States)所確立之專利標的適格性判準存在許多問題。然而,從專利政策的角度觀之,美國現行專利標的適格性判準的問題或在於,未能在「專利制度應保護何種發明」之政策價值選擇,以及「何種發明才足以受到專利保護」之法定要件解釋適用間做出明確區辨。
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美國聯邦巡迴上訴法院(the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)的Plager法官,在2018年7月20日所做出的Interval Licensing LLC v. AOL, Inc.案判決中,提出其部分協同與部分不同意見書(concurring-in-part and dissenting-in-part),批判美國現行用於判斷發明是否具備 專利適格標的性(patent eligibility) 的兩階段判準(two-step test),讓人幾乎不可能確知特定發明是否具備專利標的適格性。 1

前述兩階段判準是美國最高法院(the Supreme Court of the United States)在Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int’l案判決中所確立,其要求法院在判斷發明的專利標的適格性時,第一階段應判斷記載發明之專利請求項是否指涉「自然法則」(laws of nature)、「自然現象」(natural phenomena)或「抽象概念」(abstract idea);若前述問題的答案為是,則第二階段應檢視該請求項所記載之技術要件,判斷該請求項中是否存在「發明概念」(inventive concept),足以讓該請求項所記載之發明內容顯著超出其所指涉之自然法則、自然現象或抽象概念本身。 2

對Plager法官來說,抽象概念做為一個法律用語,其必須能為相關法規之解釋適用提供明確指引,然而在抽象概念一詞缺乏明確定義的情況下,其或許可以用來在個案中區辨既知發明的屬性,但卻無法為目前尚未存在的未來發明,就判斷其專利標的適格性提供所需的明確性與可預測性。 3 另一方面,Plager法官指陳,用是否存在發明概念來決定一項發明是否為專利適格標的是不可行的,因為其無法為個別案件的審理與判斷提供可辨別的標準,所以會導致法官在不同個案中做出任意且不一致的判斷結果。 4

除了Plager法官外,美國聯邦巡迴上訴法院的Lourie法官亦曾言明,許多非凡而創新的概念無法受到專利保護,是因為其僅是「概念」而無法被資產化,其即使取得專利亦無法實施;然而,如果一項發明是抽象概念,則為何其會因為有了發明概念而變得較不抽象?特別是如果一項發明之內容「顯著超出」其所指涉的抽象概念,則這些「顯著超出」的內容自然可以透過檢視其是否具備 新穎性(novelty) 非顯而易知性(non-obviousness) ,來判斷其是否具有可專利性,似無必要透過兩階段判準來判斷發明是否抽象。 5

另一位Linn法官則是除了抱持與Plager法官相同見解、認為判斷發明是否為抽象概念的兩階段判準過於不明確且會導致任意判斷外,更進一步指出,兩階段判準可能會使一些有價值的發明無法受到專利保護,其原因並非是因為這些發明試圖要將「科學或技術發展工作的基石」(a basic building block of scientific or technological work)私有化,而是因為其無法通過美國最高法院所設定的判準。 6

論者統計,2014年6月20日至2017年6月19日,美國聯邦巡迴上訴法院做出104件判斷系爭專利是否具備專利標的適格性的判決,其中僅有8件認定系爭專利具備專利標的適格性,亦即是有92.3%的判決認定系爭專利因不具專利標的適格性而無效。 值得進一步探究的是,在前述104件判決中,有71件(68.3%)為「不具判例效力」(non-precedential)者,而71件中更有54件(51.9%)是依據聯邦巡迴上訴法院審理規則(the Federal Circuit Rules of Practice)第36條 所做出「不附理由維持原判之判決」(judgment of affirmance without opinion)。 8

美國聯邦巡迴上訴法院適用兩階段判準來判決許多專利因不具專利標的適格性而無效,但同時卻將超過三分之二的判決界定成依據個案事實所做出的判斷,讓其不具判例效力,甚至不附理由說明其論理。前述動作或許可以解讀成,聯邦巡迴上訴法院認為,其在多數案件中基於個案事實解釋適用兩階段判準的論理,並不具備通則性,甚至不具參考價值。

從美國聯邦巡迴上訴法院個別法官的批判,以及近年來該法院就專利標的適格性爭點做出判決的方式來看,兩階段判準之問題或有兩個層次,一是在於其讓應為專利適格標的之發明被排除在專利保護之外的「結果」,二是在於其並非用來判斷發明是否為專利適格標的的最適「方法」。後者問題或可說是體現,美國聯邦巡迴上訴法院與美國最高法院對於應如何解釋適用美國專利法所存在的「歧見」:聯邦巡迴上訴法院傾向發展出具明確性與可預測性的解釋適用「規則」(rules),但最高法院則偏好發展對解釋適用之不確定性有較高容忍度的「判準」(standards)。 9 然而,前者問題卻是對美國最高法院在解釋美國專利法時所做的專利政策選擇提出不同見解。

美國最高法院闡釋,美國國會在制定美國專利法時賦予專利適格標的一個相當寬鬆的定義,藉以讓專利法能有廣泛的適用範圍,進而可以鼓勵人類創造力自由發揮。 10 然而,最高法院指陳,專利法的適用範圍並非毫無限制,所以自然法則、自然現象或抽象概念等不能成為專利適格標的,其應該為人類所共享而非被任何人獨占。 11 不過,最高法院認為,前述專利適格標的的例外不應被廣義解釋,因為所有發明在某一層次都會涉及或使用到自然法則、自然現象或抽象概念,廣義解釋會讓專利法形同具文。 12

從前述美國最高法院的論理可以看出,其在為專利適格標的劃界時是遊走於放寬與限縮的拉鋸之間,但其從未明確直接地將界線劃出來。例如,最高法院拒絕為抽象概念界定其涵攝範圍, 13 也認為不應將特定類別的發明,像是商業方法(business method)發明等,直接排除在專利保護的範圍之外。 當最高法院不願直接闡明,其基於專利政策考量認為不應受到專利保護之發明是何種態樣時,其便只能建立出一套透過比較來做出判斷的判準,讓法官基於經驗法則去認定,特定發明是比較近似或不同於過往被認定為不具專利標的適格性的發明,並據以判斷該特定發明是否為專利適格標的。然而,前述基於經驗法則所為認定,就會得出聯邦巡迴上訴法院法官所批判的任意結果,而前述透過比較所為判斷,就會流於不明確與不可預測。

因此,從專利政策的角度觀之,美國現行專利標的適格性判準的問題或在於,未能在「專利制度應保護何種發明」之政策價值選擇,以及「何種發明才足以受到專利保護」之法定要件解釋適用間做出明確區辨。美國最高法院未直接闡明不應受專利保護的發明類型,而是建立一套讓法官去決定、特定發明要與抽象概念等專利適格標的例外有多少「差異」方能受到專利保護的判準。這樣的判準問題不只在於,其與其他透過比較發明與先前技術來進行判斷的可專利要件會有功能重疊的狀況,更在於如果沒有明確界定專利適格標的例外之定義與範圍,則法官透過與前述例外進行比較來決定發明是否具備專利標的適格性,都會只是「套套邏輯」或「同義反覆」(tautology),因為法官是透過與自己所定義的專利適格標的例外進行比較,來決定其眼前的發明是否為專利適格標的。

然而,如果兩階段判準的問題在於,其迴避就專利適格標的之例外做出明確定義,卻要求法官基於其經驗法則就個案事實做出比較,藉以判斷個案中的發明是否有足夠的發明概念可以跨過專利標的適格性的門檻,則兩階段判準在解釋適用上欠缺明確性與可預測性,或者會流於任意主觀等,均不能被用來推論出,抽象概念等專利適格標的之例外,不應被排出在專利保護的範圍之外。 14 專利制度應保護何種發明是種政策價值選擇,其目的在於將不適合受專利保護的科學技術或人類心智活動進展排除於專利保護範圍之外。兩階段判準或許不是用來判斷發明是否指涉抽象概念等專利適格標的例外的最適方法,但是其問題卻不能被用來論證,專利保護的範圍應該毫無限制。

參考文獻
  • Interval Licensing LLC v. AOL, Inc., 896 F.3d 1335, 1348 (Fed. Cir. 2018) (Plager, J., concurring-in-part and dissenting-in-part).
  • Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. ___, 134 S.Ct. 2347, 2355 (2014).
  • Interval Licensing, 896 F.3d at 1351 (Plager, J., concurring-in-part and dissenting-in-part).
  • Id. at 1353 (Plager, J., concurring-in-part and dissenting-in-part).
  • Berkheimer v. HP Inc., 890 F.3d 1369, 1375-1376 (Fed. Cir. 2018) (en banc) (Lourie, J., concurring).
  • Smart Systems Innovations, LLC v. Chicago Transit Authority, 873 F.3d 1364, 1377 (Fed. Cir. 2017) (Linn, J., dissenting-in-part and concurring-in-part).
  • Paul R. Gugliuzza & Mark A. Lemley, Can a Court Change the Law by Saying Nothing?, 71 Vand. L. Rev. 765, 787 (2018).
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  • Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593, 601 (2010).
  • Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309 (1980).
  • Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. 66, 71 (2012).
  • Alice, 134 S.Ct. at 2357.
  • Bilski, 561 U.S. at 606-608.
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